2023年10月9日

从JACK DANIEL’S 诉 VIP案看美国商标戏仿的侵权认定标准
兼评“今日头条诉今日油条”

戏仿（parody）本身是一个著作权范畴的合理使用免责条款概念，近年由于社会经济的发展，进而衍生出了相关的“商标戏仿”概念，或者说对“驰名商标的文化使用”。形式上则往往体现出对驰名商标和符号进行讽刺，幽默性模仿，其法律性质往往介乎与侵权以及合理使用之间。

国内暂时对此问题没有相关明确的立法，案例上，如“今日头条诉今日油条”中，法院基本还是延续常规的商标近似，商品服务类似，主观恶意，混淆可能性和淡化可能性，不过一审判决主文法律责任承担部分还是有一段关于商标模仿的论述，判决指出：“客观地说，今日油条公司等使用“油条”标识确实存在对抖音公司注册商标“头条”一定程度上的模仿，但该种模仿应认定属于合理范围内的模仿，不应认定构成法律上的侵权。模仿是人们行使表达自由权的体现，适度的模仿是创新的基础，在市场竞争中，只有允许对他人成果进行适度模仿和利用，技术和经济才会不断更新和发展”

18

但事实上，从法理上而言，涉案商标和装潢是否归属于言论自由或者合理使用应当是程序上优先评估的问题，因为一旦落入合理使用的范畴，则无需通过商标法内部的下层逻辑进行评估。

近期美国最高法院判决的Jack Daniels v VIP Products案，就进一步对商标戏仿的免责抗辩理由做出了阐述。本文将通过对该案例的详细分析，讨论一下在涉及商标戏仿时，言论自由以及商标侵权/淡化的判定标准和边界。

案件结论

本案中，涉及到商标戏仿（parody）问题是否会构成对被戏仿者的商标权侵权问题，主要包括与保护言论自由的Rogers test（基于美国第一修正案- First Amendment）的应用，是否构成混淆可能性（likehood of confusion），以及是否构成对被戏仿商标权人的商标淡化（dilution）。

本案经过地方法院（The District Court），第九巡回上诉法院（THE Ninth Circuit）发回重审，上诉以及最高法院（Superme Court）终审，最终认定：

●  本案的商标戏仿行为构成商标性使用，指示了商品或者服务的来源

●  Rogers test在戏仿的标识作为商标使用时以及存在混淆可能性时不适用，即言论自由的范畴限于不应当损害公众的相关利益。

●  戏仿商标不必然会导致混淆，需要根据个案分析。

●  在标识构成商标性使用时，不应当适用商标淡化的例外条款（即免责条款）。

●  本案戏仿商标使用构成对被戏仿权利人的商标权侵权。

案情简述

杰克丹尼公司（JACK DANIEL’S）是美国著名的威士忌酿造商，其经典的包装如左下，包括其“Old No.7”，“ JACK DANIEL’S”字样，其logo以及其方形瓶子均已经注册为商标。

VIP公司是一家狗玩具制造商，其制造的狗玩具（如右下图），与杰克丹尼公司的经典包装大小一致，风格近似。但是对部分词语进行了戏谑性改变，如将“ JACK DANIEL’S”（意为杰克·丹尼）更改为“BAD SPANIEL’S”(意为糟糕的西班牙猎犬)，将“Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey”（意为老7号田纳西酸麦威士忌）更改为 “The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet”（意为在你的田纳西地毯上的狗屎-old no.2的俚语含义）。

杰克丹尼公司对此极度不满，由此向VIP公司发送律师函，要求其停止相关的生产销售行为。VIP公司继而向地方法院提起诉讼，要求法院出具一份确认判决（declaratory judgment），确认VIP公司的行为既没有构成对杰克丹尼公司的商标侵权，也不会对杰克丹尼公司的商标造成淡化。

杰克丹尼公司随即提出反诉，诉告VIP公司存在商标侵权和商标淡化行为。

对此，VIP公司辩称：

●  “BAD SPANIEL’S”构成第一宪法修订案所承认并保护的“具有表现力的作品”（expressive works）。因此，需要通过“Rogers test”来确定是否构成侵权行为。因为杰克丹尼公司无法满足该测试的任一标准，混淆可能性标准已经无需考虑。

●  杰克丹尼公司同样无法主张商标淡化，因为“戏仿”（parody）属于美国商标法规定的法定免责事由“合理使用”（fair use）中的一种。

19

法院观点

●  地方法院观点

地方法院支持了杰克丹尼公司的主张，主要理由如下：

1.VIP公司的行为已经将模仿杰克丹尼公司的产品特征的标识作为了商标进行使用，即指示了商品的来源。在此种情况下，Rogers test[1]不应当被适用。

2.当驰名商标不作为用指示戏仿者的商品时（not serve as “a designation of source for the [alleged diluter’s] own goods.”），戏仿者才可以引用戏仿作为合理使用而进行抗辩，因此本案同样不适用。

3.基于大量调查的数据，法庭发现相关的消费者确实会因此而引起混淆，因此存在混淆可能性。

4.法庭还认为，该行为会使得消费者在杰克丹尼公司与“狗的排泄物”（canine excrement）建立起“负面联系”（ negative associations），从而损害杰克丹尼公司的声誉，即构成商标淡化。

[1] Rogers 测试是指法院在案件中根据“言论自由的公共利益”与“避免混淆的公共利益”之间的平衡作出判定，要求使用商标进行的艺术表达须具有最低限度的艺术关联性，同时商标的使用不能明确误导作品的来源或内容。

●  第九巡回法院观点

第九巡回法院推翻了地方法院的观点，主要理由如下：

1、“BAD SPANIEL’S”包含一些幽默信息（“communicated a humorous message”），因此构成“具有表现力的作品”（expressive works）。

进而，第九巡回法院将本案发回地方法院，适用Rogers test来确定是否属于言论自由范畴。

2、第九巡回法院认为VIP公司的行为并非构成“合理使用”（fair use），而是构成“非商业性使用”（non-commercial use）。第九巡回法院认为即使存在销售行为，某标识也有可能构成非商业使用。（The “use of a mark may be ‘noncommercial,’” the court reasoned, “even if used to sell a product.”）。因此VIP公司行为不构成商标淡化。

3、VIP公司的行为被认为是构成对杰克公司的戏仿行为（“parodies” and “comments humorously” on Jack Daniel’s）并且由于杰克公司没有满足Rogers test的任一要求，最终没有构成商标侵权。

  • ●  最高法院观点
  • 1、当存在混淆可能性时，第一修正案的言论自由不能损害消费者的权益

当商标被用于兰汉姆法的核心要素-区分商品来源时（as a designation of source for the infringer’s own goods.），混淆可能性标准要优于Rogers test。

第九巡回法院认为只要具有（部分）戏仿的内容（other expressive content），诉争标识即会自动使用Rogers 测试。

最高法院对此进行了驳斥，认为在存在混淆可能性的时候，言论自由不可以损害公共利益。

（Whatever first amendment rights you may have in calling the brew you make in your bathtub ‘Pepsi’ ” are “outweighed by the buyer’s interest in not being fooled into buying it.”）

同时，如果按照此标准，则几乎会囊括所有的商标，因为商标或多或少存在一定“表现力”。

（On that view, Rogers might take over much of the world. For trademarks are often expressive, in any number of ways.）

2、VIP公司对“BAD SPANIEL’S”标识构成商标性使用

尽管“BAD SPANIEL’S”并没有经过注册，最高法院通过综合考虑以下因素，仍认定VIP将“BAD SPANIEL’S”作为商标使用：

●  对商标性使用，VIP曾在文书中自称自身“拥有和使用商标‘BAD SPANIEL’S’以及商业装潢”（ “own[s]” and “use[s]” the ““Bad Spaniels’ trademark and trade dress）。

VIP公司还明确提出，尽管未经注册，其标识依旧用于“确定和区分产品”（ “identify and distinguish [VIP’s] goods”）以及“确定来源”（ “indicate [their] source.”）。

●  VIP公司在吊牌上用和注册商标“Silly Squeakers”一样的方式使用“BAD SPANIEL’S”，因此两者可能存在类似的指示商品来源的作用。

●  VIP公司还注册了大量戏仿其他公司品牌的商标，如“Jose Perro” (对应 Jose Cuervo)，“HeinieSniffn” (对应Heineken)，Dos Perros (对应Dos Equis), Smella Arpaw (对应 Stella Artois), and Doggie Walker (对应Johnnie Walker)。

3、戏仿本身的混淆可能性

由于不适用Rogers test并且“BAD SPANIEL’S”构成商标性使用，则需要评估其构成混淆的可能性。

最高法院没有对本案是否存在混淆可能性进行明确论述，因为根据惯例，本案将被发回下级法院，混淆可能性由下级法院进行判断。

（Consistent with our ordinary practice, we remand that issue to the courts below.）

4、戏仿行为是否构成商标淡化

最高法院推翻了第九巡回法院关于“非商业性使用”（ non-commercial use）的论述和应用。因为在“合理使用”（fair use）条款中，明确规定并包括了“戏仿”（parodying），其他属于合理使用的情形包括“批评”（criticizing），或者“评论”（commenting）等等。

但是“合理使用”（fair use）条款存在自身的限制条款，即构成当诉争标识指定特定商品或者服务的来源时（as a designation of source for the person’s own goods or ser- vices），合理使用无法适用。在这种情况下，淡化行为无法通过合理使用条款进行免责。

继而，造成淡化的行为人（包括戏仿者）无论如何都将承担法律责任（It will be subject to liability regardless.）。

评论

笔者认为，本案涉及标识近似而导致的商标侵权以及合理使用的边界争议问题，具有相当程度的参考价值。

本案本案判决的核心观点上包括两点

●  首先，商标的核心功能，即指示商品或者服务的来源，而商标的生命在于使用。标识成为商标的实质性标准即是该标识通过使用而具备指示商品或者服务来源的能力。

●  其次，言论自由本质作为一种公共利益，尽管具有极高的保护价值，但是并不应当被视为唯一值得保护的社会价值。商标的指示功能的设立初衷，是为了避免相关消费者对商品或者服务的来源，品质造成混淆，误认，从而损害其自身利益。

因此，商标的识别功能所代表着公众的另一方面的公共利益。无论表现形式

是戏仿还是一般模仿，言论自由并不当然地可以无限制地扩张，应当与其他公共利益相并存。

基于此，回顾今日头条诉今日油条案中，“今日油条”显然构成了商标性使用，则即使从理论出发，亦不易认定落入商标戏仿或者合理使用的范畴。继而，对该案是否构成对原权利“今日头条”的商标侵权，则应当使用一般商标法体系下的混淆标准以及淡化标准。对此一审法院认为，两商标不构成近似，同样也不存在污损型淡化。

但就本案而言，美国最高法院同样以两者并非同属同一行业而驳回原告关于不正当竞争的认定和诉求。笔者个人认为，自反不正当竞争法的立法精神而言，油条案存在突破性适用反不正当法兜底条款的可能性，即认定“‘今日油条’的行为客观上利用了‘今日头条’的市场成功为自身带来的实际的竞争优势”。而且今日油条也存在对今日头条驰名商标价值的淡化。

而回归实务，我国目前没有类似于著作权法中的合理使用条款而产生的商标合理使用概念，更勿论详细的法律法规以及司法实践经验。

综上，随着经济的进一步发展，笔者建议可以逐步地探索在商标法领域建立合理使用的免责事由，适当地将不涉及商标性使用或者商业性使用，而归属于合理范畴的权益自商标法的权利范畴内还归公众。与此同时，将实际上构成商业性使用的商标戏仿行为回归商标法的正常规制范畴，通过成熟的商标混淆以及商标淡化标准进行实质性评价是否构成对权利人构成侵权。

2023年10月9日
执笔人：上海博邦知识产权服务有限公司
首席合伙人林祝平
合伙人 钱旻