一个“无印良品”，2个审理结果
———论商标法第31条“在先使用”的地域性问题——

现行商标法第三十一条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
这一条款主要是针对未注册商标的保护。由于我国商标法采用的是注册取得商标权，对于在先使用的未注册商标进行保护，必然相对于注册商标而言具有更高的门槛和难度。

从法条的内容可以看出，共包含了三个要件，即“在先使用”、“有一定影响”、“具有恶意”。
其中“在先使用”是否要求该使用必须是在中国大陆地区，在港澳台的使用行为是否满足第31条的要求，这一点在商标实践中尚存在较大争议。
根据《巴黎公约》有关知识产权地域性原则的规定，注册商标的保护实行地域性原则，对在先使用的未注册商标的保护也应当受到地域性原则的限制，否则会形成对 未注册商标的保护程度高于注册商标的局面。再加上由于港澳台地区都有自己相对独立的法律体系，与大陆地区属于不同的法域，且在两地各自的基本法中，适用于 特别行政区的法律均不包括《商标法》等民商事法律。因此在港澳台上述地区的使用，原则上不能视为在中国大陆地区的使用。
而目前司法实践中普遍的观点是，在香港地区的使用不能作为在中国境内的使用。

案例一：株式会社良品计画VS国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案

被异议商标系第1561046号“无印良品”文字商标，由南华公司于2000年4月6日在第24类商品上申请， 2004年8月2日，被异议商标经商标局核准转让给北京棉田公司。2001年4月26日，日本株式会社良品计画以被异议商标抢注其“無印良品”商标为由， 提出异议申请。

日本良品计画的主要主张：良品计画的 “無印良品”商标及商品在香港地区具有较高知名度，南华公司作为同行业经营者地处海南，与香港毗邻，应当知道该商标。故南华公司向商标局申请注册与良品计 画商标相同的“无印良品”商标，属于商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的恶意注册行为。

一审法院判决认为：我国商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，现有证据仅能表明在被异议 商标申请注册之前，良品计画“無印良品”商标在海外及香港地区已经实际使用在第24类毛巾等商品上，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区实际使用 过，更不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区是实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定 的情形，缺乏事实和法律依据。 “無印良品”商品在香港地区的知名度，不能视为其在中国大陆地区的知名度。

北京高院二审认为：商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。良品计划不能证明“無印良品”商标在中 国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定的情形，缺乏事实和法律依 据。因此，对于棉田公司申请被异议商标是否存在恶意已无评述的意义。

本案中，北京高院认为：首先要考虑是否符合商标法第31条所规定的情形，如果不满足“在先使用”的条件（即在中国境内的使用），对于对方是否有恶意已经没有考察的必要。
那么，这是否意味着，商标法第31条所涉及的三个要件，要分别予以认定，只要有一个条件不满足就认为不符合第31条所规定的的内容呢？

对此法院内部仍有不同的意见。北京一中院知识产权庭审判长芮松艳在其发表的《商标行政案件审理情况综合分析》一文中，有如下论述：商标法第31条规定的 “在先使用”“有一定影响””不正当手段”等条件是相互关联的有机整体，不应割裂适用，也不应绝对性地、孤立地为其设定一个较高的标准。
事实上目前的司法实践中，针对商标法第31条”在先使用”地域性的问题，个别案例也已经有了审慎突破。以另外一个“无印良品”商标行政纠纷案为例进行讲述。

案例二：香港盛能投资有限公司VS国家工商行政管理总局商标评审委员会、株式会社良品计画商标行政纠纷案一审

日本株式会社良品计画在英国、日本及我国香港地区在先注册并使用了“无印良品”和“无印良品MUJI”商标，其中，于1991年11月28日在香港注册 “无印良品MUJI”商标，实际注册日为1995年6月30日，注册号为1995B05368，指定使用商品为第25类服装、鞋、帽。盛能公司于1994 年2月8日，向中国商标局提出了“无印良品”商标注册申请，于1995年11月28日经商标局核准注册，核定使用商品为同为第25类的服装、鞋、帽。株式 会社良品计画请求商标评审委员会撤销该注册商标。
商评委认为：一、现行《商标法》第三十一条所述“已经使用并有一定影响”的规定，一般理解为在中国大陆地区的在先使用。申请人举证证明其商标在香港地区的 在先使用及其影响不属于现行《商标法》第三十一条规定的情形，申请人依据现行《商标法》第三十一条所提争议理由，不能成立；二、申请人已经证明其在先使用 并在世界各国广泛注册了“无印良品MUJI”商标。申请人在香港早被申请人两年多的时间就在先使用并注册了争议商标；三、“无印良品MUJI”商标本身具 有一定的独创性，在实际使用方式上，被申请人采用了与申请人商标非常近似的方式。在销售中，被申请人的销售人员也称自己为日本品牌。据此，被告认为，上述 事实证明了被申请人在注册和使用争议商标时具有主观恶意，裁定被申请人盛能公司在第25类服装等商品上注册的第795636号“无印良品”商标予以撤销。

北京市高级人民法院经审理认为：申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，这里的不正当手段主要是指争议商标注册人在主观上 具有盗用他人商标市场信誉进行不正当竞争的恶意，该条款的目的在于禁止恶意抢注，被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要 件。本案株式会社良品计画的在先商标虽然未在中国大陆地区实际使用，但香港盛能公司与被抢注的商标在先使用地共处同一区域，且双方均从事服装商品的生产和 经营，显然盛能公司在注册和使用本案争议商标时具有主观恶意。由于盛能公司以不正当手段抢先注册了株式会社良品计画在先使用并有一定影响的未注册商标，其 已经获得注册的第795636号“无印良品”商标应予撤销。

该判例也进一步佐证了商标法第31条规定的“在先使用”、“有一定影响”、“不正当手段”是一个相关关联的有机整体，在实际案件中应综合考虑各个因素进行 判断的观点。在有足够的证据能证明对方具有主观恶意的情况下，被抢注的商标是否在中国大陆地区的使用并不构成商标法第31条的必备适用要件。实际上，除了 上述情况之外，关于商标法第31条“在先使用”的地域问题，并不一定严格要求抢注方与被抢注方一定位于相同或邻近的地区。正如北京一中院知识产权庭审判长 芮松艳在其发表的《商标行政案件审理情况综合分析》一文中所阐述的观点：在先商标的知名度（一定影响）已覆盖到在后商标注册人所在的地域范围，可以推定在 后商标注册人应知在先商标的知名度，可以推定在后商标注册人应知在先商标的知名度，在后注册人的注册行为即可以认为具有“恶意”。

例如，在“鸭王”案中，商评委与法院在对商标法第31条的适用原则上也产生了分歧。分歧在于，上海全聚德公司是否可能知晓北京“鸭王”商标的知名度这一事 实的认定。商评委认为，虽然北京鸭王早于上海鸭王在餐馆服务上使用“鸭王”作为商号并在北京产生了一定知名度，但是考虑到餐馆之类的服务行业具有较强的地 域性，现有证据不能证明上海全聚德在申请注册被异议商标时知晓北京鸭王的在先商标从而具有主观恶意。但北京市高级人民法院认为，京、沪两地均系我国两大商 业中心，两地人员和信息交流频繁；北京鸭王所作广告宣传的报纸并非仅在北京发行，有关北京鸭王的媒体报道及广告宣传的影响力亦并非仅局限于北京。上海全聚 德与北京鸭王属于同行业，其理应知晓北京鸭王的商标知名度及使用情况。在此情况下，法院认定上海全聚德的“鸭王”商标注册违反了商标法第31条的相关规 定。

因此在遇到类似的案例需要运用商标法第31条来保护权利人的未注册商标时，若该未注册商标仅仅在港澳台地区使用并非毫无毫无参考意义。，而并未在中国大陆进行使用，我们至少可以从以下两个角度来推动案件审理结果向有利于权利人的方向发展：
①权利人商标的知名度和影响力是否通过各种渠道到达中国大陆境内，包括已经进行的宣传和为了使用所做的宣传行为等证据。
②是否有足够的证据证明对方具有明显的主观恶意，即对方使用或宣传时有无刻意混淆行为，或者两者是否处于相同地域（港澳台），两者是否处于相同行业。
相信只要有足够的证据证明满足或部分满足上述条件，结合目前行政审理及司法实践中对恶意抢注问题保持重点关注的背景，在运用商标法第31条时仍会有一定的胜算。

 

上海博邦知识产权服务有限公司
执笔人：注册事业部 钱旻 姚晓晴
2014年06月23日